Từ bất khả thi tới khả thi-đăng kí nhãn hiệu cho chữ: THE
Trước thời điểm ngày 21 tháng 6 năm 2022, nếu một khách hàng yêu câù luật sư đăng kí nhãn hiệu cho chữ THE, luật sư có lẽ sẽ nói ngay rằng đây là trường hợp bất khả thi vì THE là một từ tiếng anh thông dụng và quá chung chung ( generic), không thể đăng kí được, dù là ở bảng Principal hay bảng Supplemental.
Ngay cả trong những cuộc gặp mặt giao lưu giữa các luật sư về nhãn hiệu, họ cũng sẽ thường nói về các ca nhãn hiệu bất khả thi trong đăng kí vì nhãn hiệu khách hàng chọn quá chung chung. Hãy thử tưởng tượng khách hàng muốn đăng kí chữ : EMAIL, MODERN, TOY…, việc cho phép đăng kí nhãn hiệu những từ này sẽ vô tình trao cho công ty sở hữu nhãn hiệu sự độc quyền để gạt mọi đối thủ cạnh tranh dùng từ đó, trong khi những từ này thuộc về ngôn ngữ thông dụng thường ngày. Với cách lập luận này, phần lớn các cục SHTT trên thế giới không cho phép đăng kí các từ ngữ thông dụng, phủ sóng phổ biến trong đời sống, được dùng hàng ngày, và chung chung.
Thế nhưng, ở Mỹ, gió đã đổi chiều!
Bạn nghe đúng đấy, gió đã đổi chiều ở Mỹ khi chữ THE được cục sáng chế và nhãn hiệu Mỹ chấp thuận cho đăng kí làm nhãn hiệu.
Đại học bang Ohio (“Bang Ohio”), trường đại học nổi tiếng ở Columbus, Ohio, đã đăng ký nhãn hiệu cho từ THE và được cấp chứng nhận đăng kí ngày 21/6/2022. Đây là một ví dụ điển hình về cách một từ phổ biến như THE có thể trở thành nhãn hiệu. Tuy nhiên, con đường đăng ký của Đại học bang Ohio không phải là không có trở ngại và cách họ đăng kí nhãn hiệu THE dạy giới chuyên gia SHTT những bài học quan trọng.
Trước tiên, tại sao Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) lại cho phép Đại học bang Ohio đăng ký THE mặc dù đó là một từ phổ biến trong tiếng Anh? Vâng, đây là từ phổ biến trong tiếng anh, dù vậy từ THE không mang tính chất mô tả, khi từ này được áp dụng cho quần áo được làm ra và bán bởi Đại học bang Ohio, THE không mô tả bất kỳ đặc điểm nào của hàng hóa, vì vậy nó không phải là một ký hiệu mô tả không thể đăng ký (descriptive).
Và Đại học bang Ohio có lý do để muốn đăng ký THE bởi trường muốn tạo sự khác biệt với (và tránh nhầm lẫn với) những trường khác sử dụng cùng từ viết tắt OSU, chẳng hạn như Đại học Bang Oregon và Đại học Bang Oklahoma. Đại học bang Ohio đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách thêm từ THE vào trước cụm từ “Ohio State University”.
Đại học bang Ohio sẽ không nhận được đăng ký cho THE trừ khi đại học này chứng minh được rằng họ sẽ hoặc đang sử dụng nhãn hiệu một cách nổi bật, nhưng trường đã làm được, trường đã tạo ra ấn tượng thương mại riêng biệt về THE với tên của trường.
Bài học thứ nhất là: thường xuyên sử dụng nhãn hiệu và thể hiện nó trong một kiểu chữ khác hoặc ký tự nổi bật hơn trong trường hợp đứng chung với cụm từ nào đó.
Lúc đầu, USPTO đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu THE của Đại học bang Ohio. USPTO lý luận rằng nhãn hiệu THE chỉ là một đặc điểm trang trí cho quần áo của Đại học bang Ohio và không hoạt động như một nhãn hiệu để chỉ ra nguồn gốc của bên sở hữu nhãn hiệu – ở đây là trường đại học bang Ohio, và nó cũng chưa hoạt động như một cách để xác định và phân biệt quần áo của trường bán với quần áo của những người khác bán. Cụ thể, mẫu ban đầu của Đại học bang Ohio mà họ đã nộp cho USPTO để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu cho thấy từ THE được thể hiện bằng phông đơn giản và đứng ở vị trí chính giữa áo một cách nổi bật. Mẫu vật thể hiện chữ THE trong hình này được sử dụng chỉ để trang trí cái áo và khiến người tiêu dùng không hiểu về ý nghĩa xác định nguồn gốc của nó – thứ được coi là chức năng cơ bản của một nhãn hiệu.
Bài học thứ hai cho giới đăng kí nhãn hiệu là: Đối với bất kỳ hàng hóa nào, đặc biệt là những mặt hàng như quần áo mà nhãn hiệu có thể bị nhầm lẫn với kí tự trang trí, hãy sử dụng nhãn hiệu trên bao bì, thẻ treo hoặc nhãn mà người tiêu dùng sẽ liên kết nguồn gốc công ty sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa đó, không chỉ để nhãn hiệu trên trên bề mặt của hàng hóa, theo lối trang trí.
Học hỏi từ sự từ chối đầu tiên này, Đại học bang Ohio đã đi nước cờ tiếp theo sáng tạo hơn bằng cách chuyển đổi mục đích hồ sơ từ “đã sử dụng nhãn hiệu” sang “ có ý định sử dụng nhãn hiệu” để nộp thêm các chứng cứ bổ sung về việc nhãn hiệu THE liên kết với tên trường đại học bang Ohio như thế nào.
Bên cạnh đó, Đại học bang Ohio phải đối mặt với một trở ngại khác vì thương hiệu Marc Jacobs cũng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu THE. Giống như Đại học bang Ohio, Marc Jacobs đã gửi một mẫu có chữ THE trên mặt trước của áo – và cũng bị USPTO từ chối với lí do giống đại học bang Ohio ở trên. Đồng thời, Marc Jacobs nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước cho chữ THE nên USPTO dùng lí do confusion để từ chối đơn đăng ký của Bang Ohio vì nó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Marc Jacobs, bởi nhãn hiệu của các bên giống hệt nhau và cả hai đơn đăng ký đều bao gồm nhóm dịch vụ hàng hóa quần áo. Đại học bang Ohio đã phản đối đơn của Jacobs, nhưng vấn đề đã được giải quyết khi các bên đạt được thỏa thuận chung, thỏa thuận này đã được đệ trình lên USPTO. Thỏa thuận ghi lại rằng không có khả năng nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu THE, do các kênh thương mại khác nhau của các bên (ví dụ: người tiêu dùng muốn thể hiện sự yêu thích đối với chương trình thể thao đại học, trong trường hợp của Đại học bang Ohio thì sẽ mua áo THE của đại học Ohio. Ở một mặt khác, nếu người tiêu dùng mong muốn thể hiện sự yêu thích với một thương hiệu thời trang cao cấp đương đại, họ sẽ mua áo có chữ THE của MJT).
Rõ ràng là cả hai bên đã vượt qua rất nhiều rào cản để đăng ký thành công nhãn hiệu bằng từ thông dụng THE, và điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ ba và cuối cùng: đừng đánh giá thấp giá trị mà đại học bang Ohio và MJT đã đạt được trong quá trình đăng kí nhãn hiệu THE — hành động này mở ra kỉ nguyên mởi – nơi mà khả thi cho việc đăng kí nhãn hiệu có tính chất generic với USPTO, nếu bên sử dụng nhãn hiệu có thể thỏa mãn các yêu cầu của USPTO.
Và cuối cùng, cả Ohio State và Marc Jacobs đều đã thành công trong việc đăng kí nhãn hiệu THE. Xin chúc mừng hai đơn vị cho nhãn hiệu ngoạn mục này!
Bài viết được dịch và chỉnh sửa từ bài: https://www.natlawreview.com/article/you-heard-it-here-word-now-registered-trademark-owned-two-parties
Nguồn ảnh: USPTO
© All rights reserved.
*** Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của blog.
Cám ơn tác giả đã có bài viết rất hay và hữu ích ^^