Những điều nên biết khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng hệ thống Madrid

Bảo hộ nhãn hiệu thường được giới hạn theo phạm vi lãnh thổ, nghĩa là một giấy chứng nhận nhãn hiệu chỉ có hiệu lực ở quốc gia cấp, trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng. Do vậy, nếu như hoạt động kinh doanh diễn ra ở phạm vi quốc tế, nhãn hiệu cần được đăng ký ở tất cả các thị trường liên quan, nhất là trong mô hình nhượng quyền.

Lựa chọn lộ trình đăng ký nhãn hiệu cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chi phí phát sinh. Thông thường, có 03 lộ trình cơ bản như sau:

(1) Lộ trình quốc gia: nộp đơn đăng ký tại IPO mỗi nước theo quy định của pháp luật nước đó.

(2) Lộ trình khu vực: nộp đơn đăng ký tại IPO đại diện cho khu vực gồm nhiều quốc gia thành viên như EUIPO, ARIPO, OAPI.

(3) Lộ trình quốc tế: nộp đơn thông qua hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid được thiết lập bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid 1891và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid với mục tiêu tạo nên một hệ thống linh hoạt và tương thích với các hệ thống quốc gia. Hệ thống này được áp dụng với thành viên Công ước Paris. Mặc dù tên gọi là Nghị định thư liên quan nhưng nó đã được ký kết bởi tất cả các thành viên của Thỏa ước Madrid, và đến nay gần như thay thế thỏa ước đó.

Hệ thống Madrid cho phép đăng ký nhãn hiệu cùng lúc ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua cơ chế đăng ký quốc tế, có hiệu lực tương đương như nộp đơn riêng lẻ ở từng quốc gia. Quyền ưu tiên của Công ước Paris tiếp tục được áp dụng nhưng theo hướng mở rộng: người nộp đơn có thể đến từ thành viên công ước Paris hoặc WTO, hoặc đơn đăng ký theo hiệp định song phương và đa phương giữa các quốc gia thành viên Paris cũng có giá trị tương đương đơn quốc gia.

Một số đặc điểm nổi bật của Hệ thống Madrid có thể được khái quát như sau:

– Phạm vi bảo hộ: các quốc gia thành viên của Madrid theo chỉ định (đến năm 2022 là 112 thành viên với 128 quốc gia)

– Điều kiện đã nộp đơn hoặc đã được cấp: Đơn nhãn hiệu nộp qua hệ thống Madrid trước đó phải được nộp hoặc đã được cấp GCN ở một quốc gia thành viên. Nghĩa là, đơn nhãn hiệu không thể nộp trực tiếp ngay từ đầu ở cấp độ quốc tế. Quốc gia có chủ đơn đăng ký đầu tiên được gọi là quốc gia gốc (country of origin).

– Chuyển đơn quốc tế đến WIPO: Đơn quốc tế phải được chuyển đến WIPO thông qua IPO gốc, chủ đơn không thể tự nộp trực tiếp.

– Vai trò của WIPO: WIPO chỉ tiến hành xét nghiệm hình thức. Nói cách khác, WIPO kiểm tra toàn bộ yêu cầu cơ bản về đơn, ví dụ như danh mục phân loại, nộp phí, hình ảnh nhãn hiệu,…Đơn hợp lệ sẽ được WIPO chuyển đến các quốc gia chỉ định để IPO quốc gia xét nghiệm về mặt nội dung (phase quốc gia).

– Vai trò của IPO quốc gia: Ở giai đoạn này, đơn quốc tế sẽ được xét nghiệm nội dung như mọi đơn nhãn hiệu khác, được cấp hoặc từ chối theo quy định của pháp luật quốc gia đó. Tuy nhiên, IPO quốc gia không được phép từ chối đơn quốc tế với lý do không đáp ứng về mặt hình thức (do các đơn này đã được WIPO thẩm định hình thức).

Nếu đơn bị từ chối, thông báo từ chối phải được gửi đến WIPO trong vòng 12 tháng, có thể gia hạn đến 18 tháng (61 thành viên Madrid đã lựa chọn thời hạn 18 tháng). Chủ đơn có các quyền phúc đáp thông báo từ chối như đối với đơn nộp trực tiếp theo lộ trình quốc gia. Nếu hết thời hạn 12 hoặc 18 tháng nêu trên mà không có thông báo từ chối, nhãn hiệu sẽ tự động được xem là đã chấp thuận bảo hộ ở quốc gia chỉ định (no news is good news).

Cần lưu ý là vấn đề bảo hộ ở mỗi quốc gia không thuộc thẩm quyền của hệ thống Madrid, mà là thẩm quyền tuyệt đối của IPO quốc gia đó. Do vậy, Madrid có thể xem như một “bưu điện” tiếp nhận và chuyển đơn.

– Sự phụ thuộc vào nhãn hiệu cơ sở (basic mark): trong 5 năm đầu tiên sau khi đơn quốc tế có hiệu lực, hiệu lực và phạm vi bảo hộ sẽ phụ thuộc vào nhãn hiệu cơ sở được đăng ký ở quốc gia gốc. Điều này có nghĩa rằng nêu nhãn hiệu cơ sở bị chấm dứt hiệu lực trong thời hạn 5 năm đó (dù theo quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền hay chủ đơn tự nguyện hủy bỏ hoặc không gia hạn), đơn quốc tế sẽ không còn được bảo hộ. Hết thời hạn 5 năm, đơn quốc tế sẽ có quyền độc lập, không còn phụ thuộc vào hiệu lực của đơn gốc.

Đây được xem là nhược điểm lớn nhất của hệ thống Madrid, còn gọi là phương thức “tấn công trung tâm” (central attack). Do vậy, Nghị định thư Madrid đã cố gắng giảm thiểu tác động bằng một cơ chế mới là “chuyển đổi” (transformation). Theo đó, chủ đơn được phép chuyển đổi đơn quốc tế thành đơn quốc gia riêng lẻ mà vẫn giữ lại thời hạn của đơn gốc. Đơn chuyển hóa phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm hủy bỏ đơn quốc tế. Mặc dù chuyển hóa có thể làm tăng thêm chi phí, nhưng ưu điểm là đơn quốc gia sau chuyển đổi sẽ được tính ngày nhận đơn gốc hoặc ngày ưu tiên theo đơn quốc tế.

Tác giả: Nguyen Luong Sy